ボストン発祥のハンバーガー・チェーン、Tasty Burgerは、’Tasty Made’ブランドでハンバーガー・マーケットに参入してきたメキシコ料理のブリトー・チェーンChipotleに対して商標権侵害を申し立てた。Tasty Burgerは、Chipotleがブランド名とロゴに使用している色の両方を侵害していると主張した。しかしながら、Tasty Burgerには、その名称自体に識別力ないとされている。 （補足：Tasty Burgerは2つの商標を出願し、1件は2012年に商標登録を受けており、もう1件は識別力がないとして係属中。どちらも色をクレームしていない）
‘Tasty Burger’は商標として機能しているか？ 商標権を獲得するためには、幾つかの登録条件をクリアしなくてはならない。その条件の1つに識別力がある。名称に識別力がなければ拒絶されやすいし、名称が記述的であればあるほど拒絶されやすい。’Tasty Burger（訳：美味いバーガー）’はこのどちらにも当てはまる。しかし、好意的に見れば当該ハンバーガー・チェーンは2010年より営業しており、その地域においてはブランドとして認知を受けているともいえる。
当該ハンバーガー・チェーンは意図的な商標権侵害を立証できるか？ Tasty Burgerは意図的な商標権侵害の根拠として、Chipotleのチェーン店のロケーションを挙げている。Tasty Madeの店舗はTasty Burgerの店舗の近くに展開している。またTasty Burgerは、Chipotleがハンバーガー・マーケットに参入する時点で、Tasty Madeのブランド名とロゴをすでに知っていたはずで、意図的に顧客を混乱させようとした、とも付け加えた。ただ、USPTO（米国特許商標庁）が、記述的として’Tasty Burger’の商標登録を拒絶したという事実は、Chipotleを勢いづかせた。 ある標章が長年の使用または集中的な使用により、必要な識別力を獲得することには議論の余地があるが、ハードルは結構高い（英国法のパッシングオフは米国では適応されない）。
マーケティングの立場では、記述的な名称が魅力的なこともあるが、法的には識別力がある（記述的でない）商標が優先される。特に侵害が争われる余地が問われるとなると…
本文は こちら (Brand names: can reputation overcome lack of distinctiveness?)