商標法は、標識がユニークで使用する商品やサービスを説明するものでなければ商標として権利を与えている。コンピュータやコンピュータ関連製品の販売に「コンピュータ」という商標を登録することはできない。そのためアップル、マイクロソフト、デルのような名前を付ける必要がある。これは商標法の基本原則だ。
スカイエンタープライズ（以下、「スカイ社」）は、さまざまな種類のスパイス、調味料およびマサラ（様々な香辛料を粉状にして混ぜ合わせた物）の加工、製造、販売を行っている。30類ではスパイスを指定して「Star Zing」、「Black Chinese pepper Masala」、「White Chinese Pepper Masala」を商標登録している。これらを見ると、「Star Zing」が主たるブランドで、他の商標は「Star Zing」ブランドで販売されているほかのマサラを示しているように見える。しかし、スカイ社の考えは、「Black Chinese pepper Masala」と「White Chinese Pepper Masala」という用語はブランドと密接に関連しているため、顧客が「Star Zing」と一緒に商品を識別できるというものであった。そんななか、スカイ社はAbaad Masala社に対して訴訟を提起した。スカイ社は、Abaad Masala社がマサラの入れ物にAbaad Masala社の「AMZ」商標と共に「Black Chinese Pepper Masala」と「White Chinese Pepper Masala」を表示しているとして、これらの用語の使用が商標権の侵害に当たると主張した。
被告は、「Black Chinese pepper Masala」および「White Chinese Pepper Masala」という用語は、原告同様に種類、品質、使用目的を示すのと同じ様に商品のイメージとして使用したものだと主張した。
裁判所は、被告が「Black Chinese pepper Masala」と「White Chinese Pepper Masala」の中にある単語の順番を変えて使用することができるが、この特定の順序では使用できないと判示した。この特定の組合せは商標として登録されており、原告と明確に関連付けられているため保護を受ける権利があるとの認識を示した。
この判決は、そもそも説明的な商標を登録することを許可しないという従来の原則に反している。まして侵害から保護するとは…