2022-11-29

英国:Marco Polo事件からみる英国代理人の必要性 - Marks & Clerk

最近のMarco Polo事件では、権利者が管理の及ばない様々な状況とUKIPO(英国知的財産庁)が英国を指定した国際登録の送達のために英国の住所を扱う現在の慣行のために、権利者は権利者に対して提起された無効請求を弁護できなかったと訴えた。何が起こったか要約すると、UKIPOから権利者に対して無効手続きに関する書類がオーストラリアの登録住所に送達されたが、その住所はたまたま権利者の代理人の住所であり、その事務所は手続き期間中、政府のロックダウンにより閉鎖されていたのである。このため、弁論の機会はなく、権利者の登録は無効審判で取り消されたというものだ。

このような状況では上訴が正当化されることは明らかだが、この審決は英国に住所を持つ代理人がいない権利者にUKIPOが郵便を送るという現在の慣行について、より一般的に考察すべきだろう。この問題の本質は、クラリベイト社のRob Reading氏が「現在、英国を指定する有効な国際登録は164,788件あり、これらの90%以上(約146,000件)は、UKIPOが送達するための英国内の住所がない」とSNSに投稿しているように、非常に広範囲に及んでおり、権利者は知らないうちに権利を失ってしまうという状況がある。

UKIPOは、この問題への対処法について外部の法律家の助言を求めており、解決策はまだ示されていない。では、146,000の所有者、数千の英国「クローン」商標の所有者、現在係属中の多くの案件、すでに権利を失った人、新たに出願された商標に異議を唱える機会を逃した人はどうなるのだろうか。まだ良く分からない。

2023 年 12 月 31 日、UKIPO に対する申請の多くで、送達のために英国内の住所を有する代理人を選任することが義務付けられ、上記の 146,000 件のうち英国内に住所を持つ代理人のいない何千ものクローン英国商標権に影響を与えることになる。さらに、要件はさらに厳しくなり、単に英国内に住所があるだけでは不十分で、代理人には英国での資格も要求されるという機運が高まっている。この後者の要件はまだ決まっているわけではないが、将来的にはこの方向に進むと思われる。

これらの要因により、以下の理由から英国の資格を持つ代理人を早急に選任することに真のメリットがあると思われる。

1.  新規出願や無効請求における通知など、UKIPOからの重要な連絡を混乱させたり、遅らせたり、見逃したりすることがない。
2.  適切で適格なアドバイスの提案が期待できる。
3.  UKIPOから新しい実務、指針、要件が発出されたときにキャッチアップする必要がない。
4.  すべての英国商標登録の所有者にとって英国代理人の選任期限である2023年12月までに、代理人の任命申請処理の遅れを回避できる。

本文は こちら (Need UK representation? A Marco Polo journey)