中国の北京に本社を置く仮想通貨マイニング事業の大手であるBitmain社は、Tilleke & Gibbinsの支援により、インドネシアの現地企業によって不当に登録された「BITMAIN」商標と「ANTMINER」商標に関する取消訴訟で勝訴した。
背景
2013年に設立されたBitmain社は、「BITMAIN」と「ANTMINER」のブランドで販売されるデジタル通貨マイニングサーバーで、世界的に高い市場シェアを持ち、100以上の国と地域に顧客がいる大手メーカーだ。
インドネシアで、Bitmain社は2018年から第35類、第36類、第41類、第42類で「BITMAIN」商標を登録している。しかし、現地企業が既に幾つかのクラスで商標を登録していたため、Bitmain社は希望するクラスで商標を登録することができなかった。Bitmain社はまた、「ANTMINER」が同じ現地企業によって商標登録されていることから、インドネシアにおけるBitmain社の「ANTMINER」商標の登録が阻害された。
Bitmain社は、現地企業がインドネシアで商標登録するはるか以前から、これらの商標と製品を世界中で使用しており、さまざまな国で商標登録も取得していた。しかし、現地企業はインドネシアの先願主義を悪用し、Bitmain社が出願する前に「BITMAIN」商標と「ANTMINER」商標を登録した。これは商標の不法占拠の典型的な例であり、現地企業がブランドの成功から利益を得る目的で、所有者がまだ出願していない法域で商標登録するものである。
最初のアプローチ
現地企業がこれらの商標を出願していることを知ったBitmain社は、これらの出願商標の1つがまだ公告中であることが分かった。Tilleke & Gibbinsは、Bitmain社に対し、この商標の登録に異議申立を行うよう助言・支援したが、現地企業は既に他のクラスで同一の「BITMAIN」商標を取得していたため、異議申立は認められず、その結果、現地企業の商標は商標局のデータベースに登録された。
異議申立が失敗した後、当初Tilleke & GibbinsはBitmain社と協力し、まず「BITMAIN」と「ANTMINER」の登録商標の自主的な取消又は譲渡を求め、相互に満足のいく和解を模索した。しかし、現地企業はBitmain社の要求を拒否し、調停または訴訟による解決を主張した。選択肢を検討した結果、Bitmain社は商標の取消訴訟を提起することを決定した。
訴訟に当たって、商標権侵害者に関する徹底的な調査と研究を行い、Bitmain社の主張を裏付ける証拠を集めた。このステップは、Bitmain社の訴えを強化する上で極めて重要であり、特に現地企業の悪意とBitmain社のビジネスへの影響を立証する上で重要だった。調査では、現地企業が「BITMAIN」商標と「ANTMINER」商標を使用して、インドネシアでBitmain社の「ANTMINER」製品を販売していたことが明らかになった。さらに、調査により、現地企業は「BITMAIN」商標と「ANTMINER」商標がBitmain社によって所有されていることを明示するウェブサイトを所有していることが判明した。
訴訟手続き
調査を通じて必要な証拠を収集した後、Bitmain社はTilleke & Gibbinsの現地訴訟パートナーを通じて、中央ジャカルタ商事裁判所に、訴訟の主な法的根拠として悪意を挙げて、現地企業に対する2件の取消訴訟を提起した。
何度も審理が行われた後、2024年11月に裁判官はBitmain社に有利な判決を下し、最終的にBitmain社が「BITMAIN」商標と「ANTMINER」商標の正当な所有者であると宣言した。これらの商標はBitmain社の商標と同一であり、Bitmain社の商標は悪意のある出願のはるか以前から様々な国で登録され使用されていたため、現地企業が悪意を持って商標を出願したことを商事裁判所に納得させることに成功した。また、商事裁判所は、現地企業の「BITMAIN」商標はBitmain社の法人名と同一であることを認めた。
さらに、現地企業がBitmain社の仮想通貨マイニングマシン「ANTMINER」を販売するためにこれらの商標を使用していたことを立証した。これは、商標が商取引で使用する意図を持って登録されたことを示しており、不公正なビジネス競争につながり、消費者を欺いたり誤解させたりする可能性があった。消費者は現地企業がBitmain社と提携していると考える可能性が高かったが、実際に提携はなかった。
最後に、現地企業の悪意は、「BITMAIN」と「ANTMINER」がBitmain社によって所有されていることをウェブサイトに明示していることによって、さらに強調された。その結果、裁判所はすべての商標を無効とし、知的財産総局に商標登録簿から商標を削除するよう命じた。
展望
インドネシアの先願主義制度は多くの課題に直面しており、商標権侵害者が制度を悪用する機会を生み出している。Bitmain事件の結果は、インドネシアの知的財産権制度に有望な展望を示しており、インドネシアが先願主義を採用しているとはいえ、その適用は絶対的なものではなく、一定の制限があることを示唆している。
このような成功にもかかわらず、一定の課題も残されている。取消訴訟は商事裁判所で行われるため、手続きに時間とコストがかかることに変わりはない。とはいえ、本件は商標登録における悪意への対処の重要性を浮き彫りにし、法制度が正当な商標権者を不公正な行為から守ることができることを再認識させるものである。
本文は こちら （Indonesian Court Rules Against Bad-Faith Trademark Registrations – Tilleke & Gibbins）